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企業在開放商標海外註冊時需要註意這些。

在處理涉外商標申請案件中,筆者發現了幾個需要企業知識產權管理者註意的基本問題,供大家參考。企業在申請涉外商標時需要提供的主要資料有:中英文名稱和地址、商標圖案、保護類別、受保護商品或服務的名稱。看似簡單,但由於企業的不重視或疏忽,其商標在海外註冊時遇到了很多問題。

企業需要提供自己的英文翻譯,以保證註冊人的信息與用戶壹致。特別是在同壹個國家申請商標時,必須準確告知以前商標申請人的英文名稱和地址,以及現在要采用的英文名稱和地址。

除了港澳臺,其他國家的官方語言都不是中文,所以申請人姓名地址的翻譯是不可避免的。壹般情況下,企業需要提供自己的英文翻譯,以確保註冊人的信息與用戶壹致。特別是在同壹個國家申請商標時,壹定要準確告知以前的商標註冊申請人的英文名稱和地址,以及現在要采用的英文名稱和地址。否則,如果申請國存在商標在先審查制度,且該公司前後申請的兩個商標相似,但申請人的名稱和/或地址不完全相同,則該國商標管理機關很可能認為該公司前後申請的兩個相似商標屬於不同所有人,從而發出駁回通知書。此時,公司不僅要盡快提交變更申請,統壹兩個商標所有人的名稱和地址,還要在規定的期限內申請駁回復審,並向相關國家的商標管理機構說明情況。這將產生兩項費用:改變商標所有人的名稱和/或地址的費用和回應審查意見的費用。而且商標註冊的時間也會延遲。事實上,如果公司在申請後壹個商標之前,能夠告知國內較早申請的商標所有人,並且較晚申請的商標所有人的英文名稱和地址與較早申請的商標所有人壹致,就不會出現上述問題。

企業應提供標準化的商標圖樣格式。

此外,作為商標權的載體,商標圖案需要符合政府的特定要求。申請涉外商標時,企業提供的商標圖樣格式往往不規範。無論是文字商標還是圖形商標,都要足夠清晰。筆者在多年的代理工作中發現,很多企業在指示代理機構申請商標時,並沒有提供單獨的商標圖樣,或者提供了小的商標圖樣格式。壹旦放大,就會變得模糊不清,無法滿足涉外商標申請的要求。

商標作為品牌標誌,能引起人們對品牌的聯想,尤其是引起消費者對產品屬性的聯想。企業要準備壹個設計良好的商標圖樣,既能滿足商標申請的要求,又能廣泛應用於店鋪、信頭、網站、廣告、說明書、合同、發票、產品和產品包裝上,並標註公司名稱。以後壹旦發生侵權,所有帶有商標圖案和公司名稱的文件(包括但不限於銷售單據、合同、許可協議)、包裝、產品、店面都可以作為維護自己商標權的證據。需要註意的是,商標權具有地域性,其在中國使用的證據不能作為在其他國家維護商標權的證據。有條件的企業可以考慮在企業網站上增加英文頁面,介紹公司及其產品。最好每頁都有公司的品牌logo和英文名。這樣既可以方便企業向國外客戶推廣產品,也方便國外客戶跨越語言障礙,了解企業產品。值得壹提的是,當商標在國外被侵權、被撤銷或需要提交使用證據時,相關商標所屬企業的英文網站也可以作為該商標在國外使用的證據。

從事制造業的企業在選擇保障類別時,壹般只選擇與實際產品相關的商品類別進行申請,實際上還需要選擇相關的服務項目。

商品作為商標權的範圍,也需要申請人特別註意。目前國際通用的Nice分類表分為貨物(1~34)和服務(35~45)兩部分。從事制造業的企業在選擇保障類別時,壹般只選擇與實際產品相關的商品類別進行申請,實際上還需要選擇相關的服務項目。例如,汽車生產企業僅選擇12類汽車等商品是遠遠不夠的,還應選擇第37類汽車維修、輪胎翻新等汽車相關服務。有條件的汽車企業還可以選擇07、09類中與汽車或其零部件相關的商品進行延伸註冊保護。世界上大多數國家的商標根據指定商品/服務的類別和相關性受到保護。將商品分組保護的國家很少,只有中國大陸和臺灣省比較普遍,但中國大陸和臺灣省有不同的分組。還有壹些國家根本不區分類別,比如加拿大。

在涉外商標申請中,選擇具體商品/服務時,請盡量選擇Nice分類表中所列的標準商品/服務,盡量不要選擇帶有?c?中國獨特的商品/服務。因為非標商品/服務不能被其他國家普遍接受,很有可能會被各國商標管理機構出具審查意見,產生回復審查意見的費用,耽誤註冊時間。如果在Nice分類表中的標準商品/服務中找不到企業的主要產品/服務,最好與代理人協商,選擇壹個申請國更能接受的商品/服務名稱並嘗試提交。

商標註冊成功,必須在註冊國及時使用。這是什麽?及時?然後呢。根據《與貿易有關的知識產權協議》(TRIPSw)中的規定,如果為了維持註冊而有必要使用商標,只有在至少連續三年沒有使用之後,才能取消註冊,除非商標所有人證明商標使用的障礙是正當的。?實踐中,世界各國普遍規定,註冊商標連續三五年不使用可以撤銷。所以商標註冊後,壹定要積極使用,盡可能多的保留使用的證據。最大限度地利用註冊商標是對商標最好的保護。